案情回顾
2004年10月22日，阿联酋客商STANLEY TRADING L.L.C.（史丹利贸易有限公司，下称史丹利公司）委托佛山市泓信贸易有限公司（下称泓信公司，生产单位为佛山市高宝照明电器厂有限公司）生产加工机动车用卤钨灯145750只。泓信公司依照中国有关法律法规的规定，要求该客商出示相关知识产权持有证明，该客商出示了注册国为阿联酋／注册号码为45875并经阿联酋外交部官员签名盖章证实以及经中华人民共和国驻迪拜总领事馆认证的商标证两张，该商标证说明“HENKEL”商标的持有人为STANLEY
TRADING L.L.C.（史丹利贸易有限公司）。经审查，泓信公司认为委托生产加工的客商具有HENKEL商标许可使用的资质，故依约履行了生产加工合同。
2004年12月20日，泓信公司向广州海关履行HENKEL品牌机动车用卤钨灯合同的报关手续时，被广州海关认定侵权，并于2005年3月30日对该批货物作没收并处罚款人民币20000元的行政处罚。广州海关认为该批货物标有“HENKEL”标识，涉嫌侵犯深圳市恩同实业有限公司（下称恩同公司）已经在同类产品注册并在海关总署进行知识产权海关保护备案的商标专用权（备案号为T2002－03404）。
法官点评
笔者认为，泓信公司的行为不宜认定为侵权，理由如下：
第一，泓信公司此举并不会导致相关公众的误认和混淆。众所周知，商标作为特定商品与特定生产者之间的纽带，其基本功能在于区分商品来源，即确保投放市场的商品产源一致，从而使消费者或终极用户能够将这些产品同来自其他厂商的产品区别开来，而不至发生混淆误认，以保护消费者获取正确的商品信息。泓信公司生产的产品完全出口，并未进入中国境内的流通领域，中国消费者在流通领域根本看不到泓信公司生产的产品，也就谈不上将恩同公司的产品与泓信公司的产品进行对比，更谈不上发生混淆和误认的可能性。
第二，泓信公司的行为不是商标法意义上的商标使用行为。泓信公司在本案中明显是处于OEM的地位，作为没有商品销售权而仅为加工生产的OEM，其与委托方是一种委托和受委托加工产品的关系，其性质属于《合同法》中的加工承揽，受托方的行为是委托方行为的延续和拓展，并非自主行为，而应理解为他主行为。按照国际惯例，这视同为中国的工人在外国生产，实质上是一种劳务输出。在这个全过程中，这批产品和中国市场毫无关系，只是一种国际间的劳务输出。因此，泓信公司并不是真正商标法意义上的商标使用者。
第三，泓信公司已经尽到其善良、谨慎的注意义务，主观上没有过错，承担责任没有法理依据。在知识产权责任体系中，主观过错是一个必须考虑的因素，至少在承担赔偿责任时如此。本案中，泓信公司严格审查了史丹利公司的商标证和认证证明，确信其是“HENKEL”商标持有人，之后才进行生产，其无任何审查不当的过失。
第四，2004年2月18日北京市高级人民法院制定的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（48号文件）第13点在回答“受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权？”时明确答复，“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”虽然该解答并非法律意义上的有权解释，但作为在国内外知识产权界具有较高影响的人民法院的内部适用法律意见，应能反映我国司法界对该问题的态度。
第五，如果认定泓信公司此种行为构成侵权，那么作为OEM，泓信公司只要与委托方签订合同，其要么违约，要么侵权。显然，造成OEM左右为难的原因不是OEM制度就是我国知识产权归责制度。事实上，OEM作为全球经济一体化产业分工日趋细化的产物，能为企业加大其拥有资源在创新能力方面的配置，尽可能地减少在固定资产方面的投入，是国际制造业转移至中国后应大力扶植的一种外贸加工方式，其本身并不存在任何缺陷。问题应归责于我国海关知识产权保护制度，其不仅将进口行为纳入行政执法范畴，而且对出口行为也进行规制，这在发达资本主义国家都是不可想象的事情。
引自：知识产权报
